【案例解析】“咖啡伴旅”碰上“咖啡伴侣”，是否侵权？
作者：王青律师 高沃资深知识产权律师
近日，北京知识产权法院就雀巢产品有限公司（以下简称“雀巢公司”）与昆明后谷咖啡销售有限公司（以下简称“昆明后谷公司”）侵害商标权纠纷一案作出终审判决，为此这场历经十年纠葛的“咖啡伴侣”诉“咖啡伴旅”侵权案尘埃落定，最终二审维持了一审判决，依然认定昆明后谷公司使用“咖啡伴旅”不侵权，引发了知产界人士热议。
自1961年起，雀巢公司在全世界100多个国家和地区获得“COFFEE-MATE”商标注册，核定使用商品均包括奶油、食用油脂、植物脂肪、奶精、咖啡奶油、咖啡用植物脂肪制剂等。1989年9月10日，雀巢公司在第29类“牛奶；干乳酪；酸乳酪；黄油；乳脂；咖啡用植脂末”商品上取得第360860号“咖啡伴侣”商标（涉案商标），此外，雀巢公司在第30类注册的“NESTLE”商标曾于2006年被商标局认定为驰名商标。自2003年开始，雀巢公司在多个杂志上多次刊登雀巢咖啡及“咖啡伴侣”植脂末产品的广告，对其名下的相关产品进行宣传。
2012年起，昆明后谷公司委托案外人生产“咖啡伴旅”植脂末产品，并在其运营的“后谷咖啡”网站中上传“咖啡伴旅”植脂末商品的照片和介绍。此外，昆明后谷公司在天猫商城、京东商城、1号店开设了“后谷旗舰店”，在苏宁易购开设了“后谷咖啡旗舰店”，在这些店铺中，均展示并销售了“咖啡伴旅”植脂末产品。同时后谷咖啡公司在1号店销售植脂末商品时使用了“咖啡伴侣”字样；在苏宁易购销售植脂末商品时使用了“后谷咖啡伴侣”字样；在京东商城、1号店及苏宁易购销售植脂末商品的网页中使用“品名：咖啡伴侣”字样。
1、昆明后谷公司在“植脂末”商品上使用“咖啡伴旅”商标，以及在官网、京东商场、天猫商城、1号店、苏宁易购等商城销售中使用“咖啡伴旅”字样的行为侵害了雀巢公司“咖啡伴侣”商标的注册商标专用权；
2、昆明后谷公司在1号店、京东商城、苏宁易购等商城销售过程中使用“咖啡伴侣”字样的行为侵害了雀巢公司“咖啡伴侣”商标的注册商标专用权；
3、昆明后谷公司应立即停止侵权并赔偿雀巢公司经济损失100万元。
“咖啡伴侣”已经成为咖啡用植脂末产品的通用名称（昆明后谷公司在本案中提交了大量证据用以证明该主张），缺乏显著性；“咖啡伴旅”与“咖啡伴侣”不构成近似标识，不会让消费者产生混淆误认，不构成侵权。
本案历经北京市朝阳区人民法院、北京知识产权法院，两级法院在认定事实和法律观点方面基本一致，统一概括介绍如下：
本案中，雀巢公司于1989年9月10日合法取得第360860号“咖啡伴侣”商标，经续展该商标仍在有效期内。虽然昆明后谷公司及其他公司曾对该商标的显著性多次提起行政异议，但均未得到支持，目前涉案商标仍为合法有效的注册商标。因此一二审法院均认为雀巢公司仍享有涉案商标的注册商标专用权，有权提起本案诉讼。
一审法院认为，在民事诉讼中对于注册商标专用权的保护亦需要考量该商标显著性的高低，并指出注册商标的显著性程度与相关公众对来源的混淆可能性正相关。而本案中雀巢公司的“咖啡伴侣”作为“咖啡用植脂末”等商品类别中的商标，其词汇含义本身就包含有与咖啡一同引用的产品之义，存在一定程度上的对产品特点的描述性。“咖啡伴侣”这一词汇作为商标而言，其识别商品来源的作用相对较低，因此对于“咖啡伴侣”商标的禁用权保护范围应当适用相对严格的标准。
二审法院支持一审法院的上述观点，同时指出，并非商标知名度越高，其显著性越强，二者之间不具有必然的对应关系，而且“咖啡伴侣”一词由于长期、大量地作为“咖啡用植脂末”商品名称被广泛使用，客观上已经具有泛化的趋势，雀巢公司自身亦存在将“咖啡伴侣”作为指代商品名称进行使用的方式，因此认可一审法院关于“咖啡伴侣”一词作为商标而言，其识别商品来源的作用相对较低的结论。
1、对于昆明后谷公司在1号店、京东商城、苏宁易购等商城销售过程中使用“咖啡伴侣”或“品名：咖啡伴侣”字样的行为，一二审法院均认为属于商标性使用，构成在相同商品上使用与注册商标相同的商标标识，侵犯了雀巢公司的注册商标专用权；
2、对于昆明后谷公司在苏宁易购商城销售过程中使用“后谷咖啡伴侣”字样的行为，由于该字样完整包含了雀巢公司享有专用权的注册商标“咖啡伴侣”，足以使相关公众产生混淆误认，因此一二审法院亦认为该商标性使用行为侵犯了雀巢公司的注册商标专用权；
3、一二审法院认为，由于“咖啡”系产品名称，不具有识别性，而具有识别作用的“伴侣”与“伴旅”在文字构成、字形、含义方面存在一定差异，而且昆明后谷公司在使用“咖啡伴旅”时加入了其他标识进行区分，主观上无明显恶意。因此综合考量，认为“咖啡伴侣”与“咖啡伴旅”不属于近似标识，对于昆明后谷公司在植脂末产品包装上，以及在官网、京东商场、天猫商城、1号店、苏宁易购等商城、产品介绍和照片中使用“咖啡伴旅”字样的行为，尚不足以导致相关公众对商品来源产生混淆误认，不构成商标侵权。
基于上述观点，最终一审法院判决昆明后谷公司立即停止在相关网络商城的销售中使用“咖啡伴侣”、“后谷咖啡伴侣”、“品名：后谷咖啡伴侣”等侵权行为并赔偿雀巢公司5万元的经济损失及合理支出。二审维持原判。
《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。因此“通用名称”是常见的商标侵权抗辩理由，因为一旦某一商标被认定为通用名称，即认为其属于公有区域，商标权人不可独占，不再涉及侵权问题。本案被告昆明后谷公司即是以此来抗辩，并提供了专利文献、国图收藏文献、企业核准登记的经营范围等大量证据，以此来证明“咖啡伴侣”已成为“咖啡用植脂末”商品的通用名称。
众所周知，仅有本商品的通用名称，是无法作为商标进行注册的，《商标法》对此亦进行了明确的规定，因此一个商标注册时一般不是本商品的通用名称，但随着市场的发展及变化日后有可能会变成通用名称。如果出现这种情况，根据《商标法》第四十九条的规定，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。本案中，被告及其他公司针对涉案商标曾多次向商标主管部门提出商标争议、商标撤销及无效宣告申请，理由即为“咖啡伴侣”已成为植脂末等商品的通用名称，不具有识别商品来源的作用，不具有显著性，但最终均未得到商标主管部门的支持，涉案商标仍为合法有效商标，雀巢公司在其核定的商品上仍享有该商标的注册商标专用权。
关于通用名称并无立法层面上的定义，那么，如何认定一个商标是否为通用名称呢？《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条规定了认定通用名称的标准，即：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”本案中，基于在先的行政认定及其他事实、证据，一二审法院均未认定“咖啡伴侣”为植脂末商品的通用名称，但二审法院认为“咖啡伴侣”由于长期、大量地作为“咖啡用植脂末”商品名称被广泛使用，客观上已经具有泛化的趋势，因此认为其识别商品来源的作用相对较低。
对此，笔者认为，在认定一个商标是否为通用名称的问题上，应持一种相对谨慎严格的态度，除了遵循最高人民法院相关司法解释规定的认定标准外，还应充分考虑涉案商标通过使用积累的知名度及显著性等问题，尽可能全面、综合地分析并平衡社会及个人利益。
《商标法》第三条规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。商标专用权，是指商标所有人依法对其注册商标所享有的专有权利，包括注册商标的专有使用权、禁止权、转让权、许可使用权和续展权等。其中最重要的是专有使用权和禁止权。商标专有使用权，是商标注册人在核准的商品或服务项目上使用其注册商标的权利。商标禁止权，也即禁用权，是指商标注册人可以禁止其他单位和个人，未经许可擅自在与其核准商品或服务项目相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标的权利。《商标法》第五十七条第（一）、（二）项对商标禁用权的范围进行了明确规定。
一般来讲，商标禁用权的范围大于专有使用权范围。专有使用权仅限定为在核准的商品或服务上使用注册标识，而不能超越此范围，否则即属于不规范使用；但禁用权则扩大至类似的商品或服务、近似的标识，即在类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的标识构成商标侵权。这样规定的目的一方面是为了避免相关公众对商品或服务来源产生混淆误认，更为重要的是为了防止他人对知名度较高的商标进行傍名牌、搭便车。
本案中，对于昆明后谷公司使用“咖啡伴旅”字样的行为，法院最终认定不够成侵权，主要理由是法院认为“咖啡伴侣”一词存在泛化趋势，对其禁用权应采取更加严格的标准，同时“旅”和“侣”可以区分，不易导致混淆。
雀巢公司及其“咖啡伴侣”品牌作为几代人的青春记忆，经过多年的发展和积累，具有较高的知名度和美誉度。在此，暂且不讨论昆明后谷公司是否存在搭便车的嫌疑，但笔者认为，在认定是否构成侵害商标专用权时，除了需考虑标识本身构成、含义、呼叫等方面的近似程度外，还应该适当兼顾下涉案商标的知名度及侵权人是否存在主观恶意等问题。
