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《商标注册阶段与在先权利冲突》

 
        本文研究商标注册阶段所引发的与在先权利冲突问题及解决的法律原则,对于商标取得专用权后使用过程中所引发的权利冲突问题不予涉及。

一、在先权的法律范畴

        《商标法》第九条:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

        《商标法》第三十一条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

        上述两条法律规定,都提到了在先权的问题,似乎有重复之嫌疑,但实则应属针对不同在先权进行的法律规制。

1、《商标法》第九条所规定的在先权范畴

        笔者以为,要探究《商标法》第九条所涉及的在先权,就要结合该法律条款全文来理解。

        该法律条款首先明确了商标的基本特征“应当有显著特征,便于识别”,商标的这一基本特征实际是商标起到区分商品和服务来源功能的基础。在这一商标基本特征的要求之下,就要求商标注册申请人在申请注册商标时,首先要进行商标检索,查询在相同或者类似商品/服务上是否已经有与自己想要申请注册的商标相同或者近似的商标,如果已经有在先申请注册或者已经获准注册的商标与自己想要注册的商标相同或者近似,那么就侵害了他人在先权,欲申请注册的商标将不能获准注册。

        如果允许在相同或者类似商品/服务上存在相同或者近似的商标,那么消费者将无法区分不同的商品/服务的提供者,必将造成消费者的混淆,从而导致商标区分商品和服务来源的功能无法实现。

        因此,笔者以为,《商标法》第九条所指的在先权,实际是在先在先申请权和在先商标权。当商标注册阶段产生权利冲突时,商标法依据在先申请原则保护在先申请注册的商标权利。

2、《商标法》第三十一条所规定的在先权范畴

        此法律条款所指向的在先权,是除《商标法》第九条规定的在先商标权利之外的其他权利,包括著作权、外观设计专利权、商号权、姓名权、肖像权,这些权利都属于既有权利。

二、在先权利的含义及构成要件

        商标权与著作权、外观设计专利权、商号权、姓名权、肖像权分属不同的法律规范进行调整,当两种权利产生冲突时,法律依据保护在先权利的原则进行规制。

1、在先著作权

        未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,属于对他人在先著作权的侵犯。这里讲到的在先著作权,是指在系争商标申请注册日之前,他人已经通过创作完成作品或者通过继承、转让等方式取得著作权。

        要满足对在先著作权的侵害,需要符合以下三个构成要件:

        第一,未经著作权人许可。该法律要件的举证责任在于系争商标注册申请人,证据类型应不局限于书面的许可合同,只要是能够证明取得了在先著作权人许可即可。

        第二,系争商标与在先著作权作品相同或者实质相同。这就涉及到对系争商标与在先著作权作品进行对比分析,该对比分析的方法可以参考商标相同或近似的评审规则。

        第三,系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。该构成要件举证责任似乎应由在先著作权人来完成,但笔者以为,需要分两种情况。如果是系争商标注册申请人确实接触过在先著作权,那么举证责任应该在于在先著作权人,如果是可能接触到在先著作权作品,那么就需要考虑在先著作权作品完成后的发表情况。如果已经进行了公开发表,那么就可以推定系争商标注册申请人可能会接触到先著作权作品。总之,无论系争商标注册申请人是否可能接触到在先著作权作品,只要其不能证明系争商标是自己独立创作完成并且完成日期早于在先著作权,就应当推定系争商标的注册侵害了在先著作权。

        著作权的保护范围是相当广泛的,只要拥有在先著作权,即可禁止他人在四十五个商品和服务类别上注册。

2、在先外观设计专利权

        未经授权,在相同或者类似商品上,将他人享有专利权的外观设计申请注册商标的,属于对他人在先外观设计专利权的侵犯。这里的外观设计专利权的在先时间节点,是指外观设计专利权的授权公告日早于系争商标的申请日及使用日。

        之所以将外观设计专利权的时间节点选在授权公告日,是因为外观设计专利权的取得不同于著作权,著作权在作品完成之后无论发表与否均已经产生相应权利,而外观设计只有在授权公告之后才产生专利权利。

        要满足对在先外观设计专利权的侵害,必须满足以下三个构成要件:

        第一,外观设计专利的授权公告日早于系争商标申请注册日及使用日。之所以强调使用日,笔者以为是因为商标和外观设计都是使用到商品上,并且只有使用到商品上才可能发生混淆。这就要求保护在先权时一定要考虑在先使用问题,保护在先使用者的商标或者专利权利。

        第二,系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品。之所以会有如此要求,是因为外观设计专利必须依托于工业产品,如果没有产品,也就没有外观设计专利。只有当使用享有专利权的外观设计与商标的两个产品都出现在市场上时,才有可能导致消费者混淆,因此,对外观设计专利权的保护必须限定在相同或者类似商品上。

        第三,系争商标与外观设计相同或者近似。这里相同或者近似的判断,可以参照商标相同或者近似的判断标准。

3、在先商号权

        将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害的,属于对他人在先商号权的侵犯。

        商号的登记受《企业名称登记管理规定》调整,其权利的保护限定于特定的行政区域内,因此,受保护的地域范围较小,这也是当商号权与商标权发生冲突时,对商号权保护力度不够的原因。

        在先商号权要对抗商标权,需要满足以下三个构成要件:

        第一,商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日。

        第二,该商号在中国相关公众中具有一定的知名度。之所以要求商号具有一定知名度,是因为商号的保护范围原本限定于特定行政区域,并且商号区分商品或服务来源的功能不如商标强大,因此,对商号的保护需要给予一定限制。笔者以为,对商号知名度的判断,可以参考驰名商标的认定条件及所需要提供的材料。如果商号确实达到在中国相关公众当中知名度较高的程度,应当给予超行政区域范围的保护。

        第三,系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害。对于混淆问题,则需要考虑商号的独创性以及双方商品/服务的关联程度。如果商号的独创性很强,则指示商品/服务提供者的功能就相对强大,反之则弱。如果双方商品/服务的关联程度较高,那么同样会造成消费者混淆。商品/服务的关联程度可以参考商品相同或类似的判断标准。

        驰名商标的保护制度属于跨类保护,但跨类保护并不是绝对的跨类保护,需要在个案中考虑商品/服务的关联程度,从而在个案中认定商标是否驰名。同样,对知名商号的保护也应该是在个案中将商品/服务的关联程度作为保护商号权的前提。

4、在先姓名权

        未经许可,将他人的姓名申请注册商标,给他人姓名权造成或者可能造成损害的,属于对他人姓名权的侵害。

        他人的姓名包括本名、笔名、艺名、别名等,对他人姓名权的侵害需要满足以下三个构成要件:

        第一,未经他人许可。

        第二,系争商标与他人姓名相同。

        第三,他人姓名知名度很高。系争商标申请人之所以将他人姓名注册为商标,其目的不外乎借助于他人的知名度而提升自己商品/服务的知名度。系争商标申请人这样做会导致消费者误以为系争商标所标识的商品/服务与他人具有某种联系,从而会使消费者产生误解。

        第四,系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损害。笔者以为,系争商标申请人只要将他人知名度较高的姓名注册为商标,就应当认定为其出于不正当的目的,推定会给他人造成损害或者可能造成损害。

5、在先肖像权

        未经许可,将他人的肖像申请注册商标,给他人肖像权造成或者可能造成损害的,属于对他人肖像权的侵害。

         “他人”是指在世自然人,肖像包括肖像照片、肖像画等。“相同”是指系争商标与与他人肖像完全相同。“近似”是指虽然系争商标与他人肖像在构图上有所不同,但反映了他人的主要形象特征,在社会公众的认知中指向该肖像权人。

三、权利冲突的解决机制

1、违反《商标法》第九条规定的解决机制

        《商标法》第二十九条确定了商标注册的在先申请、在先使用原则,第二十八条规定了商标相同或近似审查的的相关规定,即由商标局直接驳回相同或近似商标。即便有上述规定,相同或者近似商标仍有被商标局初步审定并公告的可能,在这种情况下,根据《商标法》第三十条之规定,就需要商标异议制度发挥法律作用。

        如果商标已获准注册,那么最后的途径就是根据《商标法》第四十一条之规定,通过商标争议程序,请求商标评审委员会裁定撤销注册商标。

2、违反《商标法》第三十一条规定的解决机制

        当申请注册的商标与在先著作权、外观设计专利权等发生冲突时,由于商标初步审查的条件限制,商标局初步审查阶段不会发现权利冲突问题。

        在系争商标被初步审定并公告之后,就可以适用商标异议程序来解决问题。

        如果系争商标已经获准注册,那么只能根据《商标法》第四十一条之规定,通过商标争议程序,请求商标评审委员会撤销注册商标。

        总结:商标注册阶段的商标权利与在先权利冲突问题,相应的法律规定还有所不足,需要进一步完善,第三次商标法修改可能会相应有所解决。


作者——刘东海

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